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EUGH GRUR 2018, 842 "Markenschutz bejaht - kein Eintragungshindernis für auf Schuhsohle aufgebrachte Farbe als Positionsmarke - Christian Louboutin/Van Haren"

Art. 3 Absatz I Buchst. e iii der RL 2008/95/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 22.10.2008 zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Marken ist dahin auszulegen, dass ein Zeichen wie das im Ausgangsverfahren in Rede stehende, das aus einer auf der Sohle eines hochhackigen Schuhs aufgebrachten Farbe besteht, nicht ausschließlich aus der „Form“ im Sinne dieser Bestimmung besteht.

Der Markeninhaber und Verletzungskläger Christian Louboutin kreiert und produziert Schuhe. Am 28.12.2009 meldete Louboutin beim Benelux-Amt für geistiges Eigentum eine Benelux-Marke an, die am 6.1.2010 unter der Nr. 0874489 für Waren der Klasse 25 „Schuhe (ausgenommen orthopädische Schuhe)“ des Abkommens von Nizza über die internationale Klassifikation von Waren und Dienstleistungen für die Eintragung von Marken vom 15.6.1957 in revidierter und geänderter Fassung eingetragen wurde (im Folgenden: streitige Marke).

Diese Marke wird wie folgt dargestellt:

 

In der Anmeldung wird die streitige Marke wie folgt beschrieben: „Die Marke besteht aus der Farbe Rot (Pantone 18-1663TP), die auf der Sohle eines Schuhs wie abgebildet (die Kontur des Schuhs ist nicht von der Marke umfasst, sondern dient nur dem Zweck, die Position der Marke zu zeigen) aufgebracht ist“.

Am 10.4.2013 wurde die Eintragung der streitigen Marke dahin geändert, dass der Schutzbereich dieser Marke auf „hochhackige Schuhe (ausgenommen orthopädische Schuhe)“ beschränkt wurde.

Der Verletzungsbeklagte Van Haren, die in den Niederlanden Einzelhandelsgeschäfte für Schuhe betreibt, verkaufte im Lauf des Jahres 2012 hochhackige Schuhe mit roten Sohlen.

Mit seiner Vorlagefrage wollte das vorlegende Verletzungsgericht wissen, ob Art. 3 Absatz I Buchst. e iii RL 2008/95 dahin auszulegen ist, dass ein Zeichen wie das im Ausgangsverfahren in Rede stehende, das aus einer auf der Sohle eines hochhackigen Schuhs aufgebrachten Farbe besteht, ausschließlich aus der „Form“ (ohne Bedeutung der Farbe der "Form") im Sinne dieser Bestimmung besteht.

Der EuGH stellte fest, dass die Form der Ware oder eines Teils der Ware bei der räumlichen Begrenzung der Farbe zwar eine Rolle spielt, dass jedoch nicht angenommen werden kann, dass ein Zeichen aus dieser Form besteht, wenn die Eintragung der Marke nicht diese Form, sondern nur die Aufbringung einer Farbe an einer bestimmten Stelle dieser Ware schützen soll.

Ein Zeichen wie das im Ausgangsverfahren in Rede stehende kann nicht als „ausschließlich“ aus der Form bestehend angesehen werden, wenn sein Hauptgegenstand wie im vorliegenden Fall eine Farbe ist, die nach einem international anerkannten Kennzeichnungscode festgelegt worden ist.

Nach alledem ist auf die Vorlagefrage zu antworten, dass Art. 3 Absatz I Buchst. e iii RL 2008/95 dahin auszulegen ist, dass ein Zeichen wie das im Ausgangsverfahren in Rede stehende, das aus einer auf der Sohle eines hochhackigen Schuhs aufgebrachten Farbe besteht, nicht ausschließlich aus der „Form“ im Sinne dieser Bestimmung besteht.

BGH GRUR 2018, 832 "Keine Designverletzung da eingeschränkter Schutzumfang eines Gemeinschaftsgeschmacksmusters - Ballerinaschuh"

1. Modelle, die über eine Internetseite dem allgemeinen Publikum zum Kauf angeboten werden, gehören zum vorbekannten Formenschatz, von dem der interessierte Benutzer Kenntnis nehmen kann, und sind bei der Prüfung des Schutzumfangs eines Gemeinschaftsgeschmacksmusters zu berücksichtigen.

2. Umstände, die den Schutzumfang eines Geschmacksmusters zu schmälern geeignet sind, gehören grundsätzlich nicht zu den Tatsachen, die der klagende Schutzrechtsinhaber von sich aus offenbaren muss. Es obliegt vielmehr dem aus dem Geschmacksmuster in Anspruch genommenen Beklagten, hierzu vorzutragen.

3. Stellt derjenige, der unberechtigt wegen einer Schutzrechtsverletzung abgemahnt worden ist, infolge der Verwarnung den Vertrieb des beanstandeten Produkts ein, ist wegen des in der unberechtigten Schutzrechtsverwarnung liegenden Eingriffs in den eingerichteten und ausgeübten Gewerbebetrieb auch der Schaden ersatzfähig, der dem Verwarnten infolge der Vertriebseinstellung nach Erhebung einer Klage wegen der Schutzrechtsverletzung entsteht.

Die Kl. ist ein spanisches Unternehmen, das Schuhe herstellt und vertreibt. Sie ist Inhaberin des beim EUIPO seit dem 3.5.2010 für Schuhe und Schuhsohlen eingetragenen Gemeinschaftsgeschmacksmusters Nr. 001 212 351-0004 (Klagemuster), das in drei Ansichten einen gelben Ballerinaschuh mit einer zweifarbigen Sohle zeigt:

Die Bekl. zu 1, ein deutsches Unternehmen, bot im Jahr 2014 folgendes Schuhmodell an:

Sie wurde von der in den Niederlanden ansässigen Bekl. zu 2 beliefert. Nach Behauptung der Kl. lieferte die in China geschäftsansässige Bekl. zu 3 das angegriffene Schuhmodell nach Deutschland.

Das LG Düsseldorf hat (als 1. Instanz) der auf das Gemeinschaftsgeschmacksmuster gestützten Klage stattgegeben (Urt. v. 20.8.2015 – Az 37 O 111/14).

Nachdem die Bekl. zu 1 im Berufungsverfahren (2. Instanz) auf das von der Kl. im Internet angebotene, nachfolgend abgebildete Schuhmodell

(als ins Verfahren eingeführter vorbekannter Formenschatz) aufmerksam geworden war, hat sie in der Berufungsinstanz widerklagend die Feststellung der Schadensersatzverpflichtung der Kl. wegen unberechtigter Schutzrechtsverwarnung verlangt.

Das BerGer. hat daraufhin die Klage abgewiesen und der Widerklage stattgegeben (OLG Düsseldorf, Urt. v. 12.7.2016 – Az I-20 U 134/15). Mit der vom Senat zugelassenen Revision erstrebte die Kl. die Wiederherstellung des landgerichtlichen Urteils und die Abweisung der Widerklage.

Die Revision wendet sich jedoch ohne Erfolg gegen die Ansicht des BerGer., der Kl. stünden keine Ansprüche aus ihrem Klagemuster zu, weil die angegriffene Ausführungsform das Klagemuster nicht verletze.

Das BerGer. hat zurecht angenommen, im Hinblick auf den erstinstanzlich zugrunde zu legenden vorbekannten Formenschatz sei das LG zwar zu Recht von einem weiten Schutzumfang des klagemusters ausgegangen. Unter Berücksichtigung des im Berufungsverfahren eingeführten vorbekannten Formenschatzes sei dagegen nur von einem durchschnittlichen Schutzumfang auszugehen.
 
Die erst im Berufungsverfahren eingeführte Entgegenhaltung komme dem Klagemuster wesentlich näher als alle Entgegenhaltungen aus der ersten Instanz, weil sie einen an die Form des menschlichen Fußes angepassten Schuh zeige, bei dem insbesondere der Fußspitzenbereich die Anordnung der Zehen und ihr Größenverhältnis zueinander deutlich erkennen lasse.
 
Abweichend vom Klagemuster weise dieser Schuh zwar eine sichtbare Steppnaht am äußeren Rand und eine nach unten gewölbte Sohle auf, so dass der Schuh klobiger wirke als das Klagemuster. Dieser Eindruck werde durch die unterschiedliche Gestaltung der beiden Schuhe im vorderen Knöchelbereich bestätigt. Während bei dem vorbekannten Muster neben der Schnürung ein breiter lederner Riemen geführt sei, bestehe der Verschluss des durch das Klagemuster geschützten Schuhs nur aus einer Schnürung. Dies betone seinen filigranen Charakter zusätzlich.
 
Das Klagemuster unterscheide sich damit zwar erheblich von dem vorbekannten Muster, die Ähnlichkeiten seien allerdings doch so groß, dass von einem geringeren Abstand des Klagemusters vom vorbekannten Formenschatz auszugehen sei, als dies erstinstanzlich der Fall gewesen sei.
 
Die Revision rügt auch ohne Erfolg, das BerGer. habe das in der Berufungsinstanz als Entgegenhaltung eingeführte Schuhmodell nicht als Teil des vorbekannten Formenschatzes berücksichtigen dürfen.
 
Die Revision wendet sich im Ergebnis ohne Erfolg gegen die Annahme des BerGer., das Klagemuster und die angegriffene Ausführungsform erweckten einen unterschiedlichen Gesamteindruck (keine Verletzung des Klagemusters).
 
Das BerGer. wird jedoch im wiedereröffneten Berufungsverfahren erneut zu prüfen haben, ob die mit der Klage geltend gemachten Ansprüche auf der Grundlage wettbewerbsrechtlichen Leistungsschutzes begründet sind.
 
 

BPatG GRUR 2018, 803 "Berechnung der Zwangslizenzgebühr - Isentress II"

1. Da es sich bei der Bemessung der Lizenzgebühr für eine Zwangslizenz anbietet, sich an derjenigen Lizenzgebühr zu orientieren, die unter den Umständen des jeweiligen Einzelfalls in einem Lizenzvertrag vereinbart würde (vgl. BGH, GRUR 2017, 1017 Rn 28 – Raltegravir), können bei einer solchen fiktiven Vereinbarung neben dem im jeweiligen Produktbereich üblichen Lizenzgebührenrahmen auch Umstände berücksichtigt werden wie ein im Einzelfall bestehendes besonderes Drohpotenzial des Patents, ebenso weitere Faktoren wie etwa der Beitrag des Wirkstoffpatents zur Entwicklung des von der Zwangslizenz erfassten pharmazeutischen Wirkstoffs oder die Mitbenutzung eigener Schutzrechte des Lizenznehmers. Diese wirken sich – je nachdem – erhöhend oder erniedrigend auf die Lizenzgebührenhöhe aus.

2. Bei der im Rahmen der Bemessung der Lizenzhöhe unter Umständen vorzunehmenden Beurteilung des Beitrags, den das Patent zur Entwicklung des durch die Zwangslizenz erlaubten Vertriebs eines Arzneimittelwirkstoffs leistet, ist danach zu fragen, welche Weiterentwicklung ausgehend vom Offenbarungsgehalt des Patents (fiktiv) noch zu leisten ist, um zum lizenzierten Wirkstoff zu gelangen. Hierbei sind etwaiger weiterer Stand der Technik, ebenso wie etwaige Eigenentwicklungen des Lizenznehmers nicht zu berücksichtigen.

3. Zu den Faktoren, die sich bei einer Zwangslizenz erhöhend für die Lizenzgebühr auswirken, können etwa die fortbestehende Angreifbarkeit des Patents und die erzwungene Hilfe für ein Konkurrenzunternehmen gehören, weniger hingegen der Entfall typischer Nebenpflichten in vertraglichen Lizenzvereinbarungen oder die in § 24 Absatz VI PatG vorgesehenen Möglichkeiten der Anpassung oder der Rücknahme oder Anpassung der Zwangslizenz.

4. Die Festsetzung der Höhe der Lizenzgebühr für eine Zwangslizenz kann im Wege der Schätzung (§ 287 Absatz I und II ZPO iVm § 99 Absatz I PatG) unter Berücksichtigung der zur Bemessung der Lizenzhöhe entwickelten Grundsätze und der von den Parteien dazu vorgetragenen Anhaltspunkte erfolgen.

Anmerkung zur BPatG-Entscheidung "Isenstress I" (GRUR 2017, 373) von Stierle, GRUR 2017, 383.