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EuGH GRUR 2016, 80 "Kein Eintragungshindernis für auf Schuhsohle aufgebrachte Farbe als Marke - Christian Louboutin/Van Haren"

Art. EWG_RL_2008_95 Artikel 3 Absatz I Buchst. e iii der RL 2008/95/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 22.10.2008 zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Marken ist dahin auszulegen, dass ein Zeichen wie das im Ausgangsverfahren in Rede stehende, gemäß

 

 

das aus einer auf der Sohle eines hochhackigen Schuhs aufgebrachten Farbe besteht, nicht ausschließlich aus der „Form“ im Sinne dieser Bestimmung besteht, wenn sein Hauptgegenstand eine Farbe ist, die nach einem international anerkannten Kennzeichnungscode (hier: Farbe Rot - Pantone 18-1663TP) festgelegt worden ist.

Anmerkung zu dieser Entscheidung von Ruess, GRUR 2018, 898.

BGH GRUR 2018, 832 "Keine Designverletzung da eingeschränkter Schutzumfang eines Gemeinschaftsgeschmacksmusters - Ballerinaschuh"

1. Modelle, die über eine Internetseite dem allgemeinen Publikum zum Kauf angeboten werden, gehören zum vorbekannten Formenschatz, von dem der interessierte Benutzer Kenntnis nehmen kann, und sind bei der Prüfung des Schutzumfangs eines Gemeinschaftsgeschmacksmusters zu berücksichtigen.

2. Umstände, die den Schutzumfang eines Geschmacksmusters zu schmälern geeignet sind, gehören grundsätzlich nicht zu den Tatsachen, die der klagende Schutzrechtsinhaber von sich aus offenbaren muss. Es obliegt vielmehr dem aus dem Geschmacksmuster in Anspruch genommenen Beklagten, hierzu vorzutragen.

3. Stellt derjenige, der unberechtigt wegen einer Schutzrechtsverletzung abgemahnt worden ist, infolge der Verwarnung den Vertrieb des beanstandeten Produkts ein, ist wegen des in der unberechtigten Schutzrechtsverwarnung liegenden Eingriffs in den eingerichteten und ausgeübten Gewerbebetrieb auch der Schaden ersatzfähig, der dem Verwarnten infolge der Vertriebseinstellung nach Erhebung einer Klage wegen der Schutzrechtsverletzung entsteht.

Die Kl. ist ein spanisches Unternehmen, das Schuhe herstellt und vertreibt. Sie ist Inhaberin des beim EUIPO seit dem 3.5.2010 für Schuhe und Schuhsohlen eingetragenen Gemeinschaftsgeschmacksmusters Nr. 001 212 351-0004 (Klagemuster), das in drei Ansichten einen gelben Ballerinaschuh mit einer zweifarbigen Sohle zeigt:

Die Bekl. zu 1, ein deutsches Unternehmen, bot im Jahr 2014 folgendes Schuhmodell an:

Sie wurde von der in den Niederlanden ansässigen Bekl. zu 2 beliefert. Nach Behauptung der Kl. lieferte die in China geschäftsansässige Bekl. zu 3 das angegriffene Schuhmodell nach Deutschland.

Das LG Düsseldorf hat (als 1. Instanz) der auf das Gemeinschaftsgeschmacksmuster gestützten Klage stattgegeben (Urt. v. 20.8.2015 – Az 37 O 111/14).

Nachdem die Bekl. zu 1 im Berufungsverfahren (2. Instanz) auf das von der Kl. im Internet angebotene, nachfolgend abgebildete Schuhmodell

(als ins Verfahren eingeführter vorbekannter Formenschatz) aufmerksam geworden war, hat sie in der Berufungsinstanz widerklagend die Feststellung der Schadensersatzverpflichtung der Kl. wegen unberechtigter Schutzrechtsverwarnung verlangt.

Das BerGer. hat daraufhin die Klage abgewiesen und der Widerklage stattgegeben (OLG Düsseldorf, Urt. v. 12.7.2016 – Az I-20 U 134/15). Mit der vom Senat zugelassenen Revision erstrebte die Kl. die Wiederherstellung des landgerichtlichen Urteils und die Abweisung der Widerklage.

Die Revision wendet sich jedoch ohne Erfolg gegen die Ansicht des BerGer., der Kl. stünden keine Ansprüche aus ihrem Klagemuster zu, weil die angegriffene Ausführungsform das Klagemuster nicht verletze.

Das BerGer. hat zurecht angenommen, im Hinblick auf den erstinstanzlich zugrunde zu legenden vorbekannten Formenschatz sei das LG zwar zu Recht von einem weiten Schutzumfang des klagemusters ausgegangen. Unter Berücksichtigung des im Berufungsverfahren eingeführten vorbekannten Formenschatzes sei dagegen nur von einem durchschnittlichen Schutzumfang auszugehen.
 
Die erst im Berufungsverfahren eingeführte Entgegenhaltung komme dem Klagemuster wesentlich näher als alle Entgegenhaltungen aus der ersten Instanz, weil sie einen an die Form des menschlichen Fußes angepassten Schuh zeige, bei dem insbesondere der Fußspitzenbereich die Anordnung der Zehen und ihr Größenverhältnis zueinander deutlich erkennen lasse.
 
Abweichend vom Klagemuster weise dieser Schuh zwar eine sichtbare Steppnaht am äußeren Rand und eine nach unten gewölbte Sohle auf, so dass der Schuh klobiger wirke als das Klagemuster. Dieser Eindruck werde durch die unterschiedliche Gestaltung der beiden Schuhe im vorderen Knöchelbereich bestätigt. Während bei dem vorbekannten Muster neben der Schnürung ein breiter lederner Riemen geführt sei, bestehe der Verschluss des durch das Klagemuster geschützten Schuhs nur aus einer Schnürung. Dies betone seinen filigranen Charakter zusätzlich.
 
Das Klagemuster unterscheide sich damit zwar erheblich von dem vorbekannten Muster, die Ähnlichkeiten seien allerdings doch so groß, dass von einem geringeren Abstand des Klagemusters vom vorbekannten Formenschatz auszugehen sei, als dies erstinstanzlich der Fall gewesen sei.
 
Die Revision rügt auch ohne Erfolg, das BerGer. habe das in der Berufungsinstanz als Entgegenhaltung eingeführte Schuhmodell nicht als Teil des vorbekannten Formenschatzes berücksichtigen dürfen.
 
Die Revision wendet sich im Ergebnis ohne Erfolg gegen die Annahme des BerGer., das Klagemuster und die angegriffene Ausführungsform erweckten einen unterschiedlichen Gesamteindruck (keine Verletzung des Klagemusters).
 
Das BerGer. wird jedoch im wiedereröffneten Berufungsverfahren erneut zu prüfen haben, ob die mit der Klage geltend gemachten Ansprüche auf der Grundlage wettbewerbsrechtlichen Leistungsschutzes begründet sind.
 
 

OLG Düsseldorf GRUR 2018, 814 "Sachlicher Umfang eines Vorbenutzungsrechts - Schutzverkleidung für funktechnische Anlagen"

1. Veränderungen an einer vorbenutzten Ausführungsform, die sich innerhalb einer wortsinngemäßen Verwirklichung des Patentanspruchs bewegen, sind von einem Vorbenutzungsrecht gemäß §12 PatG umfasst, wenn die Abwandlung in Kenntnis der Ausführungsform und vor Offenbarung des Patents, dem gegenüber das Vorbenutzungsrecht geltend gemacht wird, für den Fachmann ohne schöpferische Tätigkeit auffindbar waren.

2. Es liegt bei einem Vorrichtungsanspruch eine unmittelbare Vorbenutzungshandlung vor und ist daher vom Vorbenutzungsrecht gedeckt, wenn der Vorbenutzer, der im Rahmen der Vorbenutzung sämtliche Bestandteile für eine Vorrichtung an einen Dritten lieferte, dazu übergeht, die Vorrichtung selbst herzustellen, sofern das vormalige Zusammenfügen beim Abnehmer zur geschützten Gesamtvorrichtung sicher vorhersehbar und einfach zu bewerkstelligen war.

3. Die Lieferung von Gegenständen an einen Dritten zur Durchführung eines patentgeschützten Verfahrens, dem gegenüber das Vorbenutzungsrecht geltend gemacht wird, ist grundsätzlich eine mittelbare Vorbenutzungshandlung. Der mittelbare Vorbenutzer darf regelmäßig nicht zu einer unmittelbaren Benutzung übergehen. Ausnahmsweise ist er zu einer unmittelbaren Benutzung befugt, wenn er vormals sämtliche Bestandteile zur Ausführung des Verfahrens geliefert hat und die gelieferten Mittel technisch und wirtschaftlich sinnvoll überhaupt nur patentgemäß eingesetzt werden konnten. Liegen diese Voraussetzungen vor, darf der mittelbare Vorbenutzer sowohl seinen bisherigen Abnehmern als auch beliebigen Dritten das Mittel anbieten und sie beliefern, wobei sämtliche Abnehmer zur unmittelbaren Benutzung der Erfindung berechtigt sind. Darüber hinaus ist er unter diesen Voraussetzungen berechtigt, das patentgeschützte Verfahren selbst anzuwenden.